Lectura editorial
Igualdad, seguridad jurídica y renovación de marcas: dos tesis recientes de la SCJN
El vencimiento de una marca no abre automáticamente un terreno libre para terceros.
El plazo de gracia para renovar una marca vencida no tiene nada de nuevo. Lleva años en la ley, cualquiera que ejerza en la materia lo ha utilizado más de una vez, y además no es un invento mexicano, pues forma parte de una lógica ampliamente reconocida en el sistema internacional de propiedad industrial.
Lo que sí es nuevo son dos jurisprudencias recientes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, surgidas del mismo expediente, cierran dos flancos constitucionales contra una figura bastante cotidiana: el plazo de seis meses posteriores al vencimiento del registro para solicitar la renovación de una marca.
La regla la encontramos en el artículo 237 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI). La renovación debe solicitarse dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de la vigencia del registro; sin embargo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) debe dar trámite a las solicitudes presentadas dentro de los seis meses posteriores a ese vencimiento. En términos prácticos, ese lapso funciona como un periodo de gracia para conservar un derecho previamente adquirido.
El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas reconocen, cada uno dentro de su propio ámbito, la importancia de mantener mecanismos de continuidad en la protección marcaria.
Por eso, lo interesante de las nuevas tesis no es que la Corte haya descubierto el plazo de gracia; lo realmente interesante es que tuvo que explicar por qué esa figura no viola ni el derecho a la igualdad ni el principio de seguridad jurídica.
Una marca solicitada frente a una marca vencida
El asunto, en los hechos, era sencillo.
Una persona solicitó el registro de una marca. El IMPI lo negó porque existía un registro previo cuya renovación había sido presentada dentro del plazo de gracia previsto en el artículo 237 de la LFPPI. El solicitante impugnó la decisión y el caso terminó en amparo directo en revisión.
El amparo se construyó sobre dos argumentos centrales. El primero fue de igualdad: una vez vencida la vigencia del registro, el antiguo titular y cualquier solicitante nuevo quedarían en la misma posición jurídica. Si ambos están frente a una marca vencida, decía la lógica del planteamiento, no habría razón para privilegiar al titular anterior.
El segundo se centró en la seguridad jurídica. Bajo esa lectura, reconocer efectos a un registro cuya vigencia ya concluyó sería contradictorio pues, si el registro venció, ¿cómo puede seguir bloqueando a terceros?
Ambos argumentos tienen cierta creatividad. Pero no son suficientes frente a la estructura del sistema marcario.
El argumento de igualdad según la Corte
En la jurisprudencia P./J. 115/2026, registro digital 2032239, el Pleno resolvió que el artículo 237 de la LFPPI no viola el derecho a la igualdad. La razón central no fue que el trato diferenciado estuviera justificado después de un análisis complejo, sino que los sujetos comparados no se encuentran en situaciones jurídicamente equivalentes.
Ahí está, para mí, la parte más fina de la tesis.
El análisis de igualdad no empieza preguntando si una diferencia normativa es razonable. Empieza preguntando si existe un parámetro válido de comparación, es decir, si los sujetos que se comparan están realmente en una posición semejante frente a la norma.
En este caso, la Corte concluyó que no.
El titular que renueva dentro del plazo de gracia no está presentando una solicitud nueva en sentido estricto, está ejerciendo una facultad legal vinculada con un derecho previamente adquirido, que el legislador decidió mantener transitoriamente protegido y oponible frente a terceros.
El solicitante nuevo, en cambio, no tiene todavía un derecho sobre el signo. Tiene una expectativa condicionada a que se cumplan los requisitos legales y a que no exista un impedimento anterior.
Esa diferencia es lo que cambia todo.
No se trata de dos personas compitiendo en igualdad de circunstancias por una marca libre. Se trata de un titular que aún se encuentra dentro de un plazo legal de conservación del derecho y de un tercero que intenta obtener un registro nuevo. No son situaciones equiparables, por lo que si no hay comparabilidad, el reclamo de igualdad se cae antes de llegar a la justificación del trato.
Dicho de otro modo, el problema no era la renovación de la marca, sino la comparación.
Seguridad jurídica: una contradicción sólo aparente
El segundo flanco era aún más intuitivo.
Si la vigencia del registro ya terminó, ¿cómo puede ese registro seguir produciendo efectos? ¿No genera eso incertidumbre para terceros? ¿No debería bastar la fecha de vencimiento para saber si una marca está disponible?
La respuesta de la Corte, en la jurisprudencia P./J. 116/2026, registro digital 2032240, fue en sentido contrario. El régimen no es incierto; al revés, está diseñado precisamente para dar certeza.
Los artículos 173, 178, 237 y 238 de la LFPPI forman una secuencia normativa que contempla la duración del registro, posibilidad de renovación, plazo de gracia y caducidad. Leídos en conjunto, permiten saber de antemano qué ocurre antes del vencimiento, qué ocurre durante los seis meses posteriores y qué ocurre si ese plazo transcurre sin renovación.
Es decir, el plazo de gracia no está "resucitando" una marca muerta ni permite una actuación discrecional del IMPI; es una etapa prevista por la ley y durante ese periodo, el titular conserva una posición jurídica transitoria. Si renueva en tiempo, mantiene vivo el registro; si no lo hace, la caducidad opera de pleno derecho una vez agotado el plazo, sin necesidad de una declaración adicional de la autoridad.
Esa arquitectura puede discutirse como política legislativa, pero no parece problemática desde la perspectiva de la seguridad jurídica ya que las consecuencias son previsibles.
Una marca "vencida" no siempre está libre
De estas dos tesis se desprende una consecuencia práctica que conviene no perder de vista en búsquedas de disponibilidad, análisis de riesgo y estrategias de registro, sobre todo para aquellos que están iniciando en la materia.
Tratar estas marcas como no oponibles por la sola fecha de vencimiento es arriesgarse a un falso positivo. No basta ver que el registro llegó al final de su vigencia, hay que revisar si todavía se encuentra dentro del plazo de gracia y si el titular presentó o puede presentar la renovación.
Esto resulta importante especialmente en escenarios donde un cliente quiere presentar rápido sobre un signo que parece disponible, ahora más con la reforma de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, su Reglamento y el actual movimiento del IMPI en cuanto a los tiempos de respuesta.
Mi lectura es que ambas tesis son correctas y, sobre todo, ordenadas.
No cambian la regla, ni alteran la práctica del IMPI, tampoco transforman la renovación marcaria. Simplemente explican con cierta precisión constitucional una institución que ya formaba parte del sistema.
Que el vencimiento de una marca no abre automáticamente un terreno libre para terceros, abre una etapa de transición y durante esa etapa, el derecho anterior conserva una protección suficiente para impedir que un solicitante nuevo se coloque en la misma posición que el titular del registro.
Quizá por eso estas jurisprudencias producen una sensación particular: parecen confirmar algo que muchos especialistas ya dábamos por sentado. Pero precisamente ahí está su utilidad.
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