Prelación marcaria en México: por qué llegar tarde cuesta una década

El sistema atributivo y lo que la solicitud sí da

México pertenece a la familia de sistemas atributivos. El derecho al uso exclusivo de una marca no nace del uso sino del registro: el artículo 170 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) reserva ese derecho a quien registra, y el artículo 171 define la marca como “todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”. La prelación —el mejor derecho frente a solicitudes posteriores— se determina por la fecha y hora de presentación de la solicitud. Quien llega primero a la ventanilla, física o electrónica, tiene una mejor expectativa.

Digo expectativa y no derecho a propósito. La solicitud no es el título (como incorrectamente se señaló en el caso del Pato Merlín). La solicitud solo abre un turno, fija una fecha de prelación y somete el signo a examen; es decir, otorga una posición en la fila, pero no la certeza de registro. El certificado de registro, que llega meses después si el examen es favorable y nadie se opone, es lo que consolida el derecho de uso exclusivo por diez años renovables.

Confundir la constancia de presentación con el título —error que cometen incluso empresas con facturación considerable— es el primer eslabón de casi todas las historias que terminan en litigio. Tener el dominio de internet, el acta constitutiva o miles de seguidores no equivale a ser el titular; el único documento que acredita la propiedad de la marca es el título expedido por el Instituto.

El trámite

El trámite marcario tiene una arquitectura que, bien entendida, es una herramienta y no un mero requisito. Recibida la solicitud, el Instituto la publica en la Gaceta. A partir de que surte efectos esa publicación corre un plazo improrrogable de un mes para la oposición. El artículo 221, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de abril de 2026, es explícito sobre quién puede oponerse: “cualquier persona que tenga interés”.

Sin embargo, es importante señalar una cuestión relevante, el artículo 259 impide una posterior acción de nulidad fundada en la misma causa y las mismas pruebas ya valoradas en la oposición cuando el Instituto ya se pronunció. Es decir, una oposición mal usada puede ser más peligrosa que no presentar nada.

Concluido el mes, el Instituto realiza el examen de forma y de fondo conforme al artículo 225 y, de existir requerimientos, impedimentos u oposición, comunica todo en un oficio y concede dos meses al solicitante para contestar. En el examen de fondo el Instituto cita anterioridades de oficio: confronta el signo con lo previamente solicitado o registrado. La reforma de abril de 2026 fijó por primera vez un plazo máximo de resolución para los signos distintivos: el artículo 111 bis lo establece en cinco meses cuando no median requerimientos ni oposiciones —frente al año que rige para patentes, modelos de utilidad y diseños—, con un tope de tres meses para las renovaciones, según documenté al comentar el propio decreto.

El punto que me importa destacar es otro, pues la solicitud propia no solo asegura la prelación, también construye el interés jurídico que después se necesita para pedir la declaración administrativa contra el registro ajeno.

La nulidad por uso previo, vista desde la prueba

El artículo 258 enumera seis causas de nulidad del registro de una marca, y la segunda es la que contiene la hipótesis normativa de los casos de uso previo. Su redacción vigente, permite la nulidad cuando la marca registrada “sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada”, y añade una condición probatoria dura: que “quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró”.

Esa palabra —ininterrumpidamente— es toda la partida. Acreditar el uso previo desde 1986, como en el primer expediente, no se hace con un testimonio ni con una afirmación bajo protesta; se hace con facturas fechadas, publicidad datada, notas de venta, contratos con proveedores, fes de hechos levantadas ante fedatario, catálogos con imprenta y año, y una narrativa documental que cubra décadas sin agujeros. Cada año sin comprobante es una grieta que la contraparte utilizará para intentar destruir la acción. Por eso estos litigios son largos y caros: no porque la ley sea oscura, sino porque la prueba del uso anterior requiere un trabajo monumental y bien realizado.

Es como un edificio que se levanta ladrillo por ladrillo y que el adversario intentará derrumbar en cada instancia.

Hay además un plazo que debemos tener en cuenta. El artículo 258 distingue con claridad: las acciones de nulidad de las fracciones II, III y IV pueden ejercitarse dentro de un plazo de cinco años contado desde que surte efectos la publicación del registro en la Gaceta; las de las fracciones I, V y VI pueden ejercitarse en cualquier tiempo. Quien tiene uso previo y descubre un registro ajeno no dispone de tiempo ilimitado bajo la fracción II: cuenta con un temporizador que se agota en cinco años (tiempo que para algunos titulares es insuficiente y cuando se dan cuenta suele ser tarde).

Aparece además un error común que suelo ver, que es confundir la fracción II con la fracción IV. La fracción IV no se refiere al uso previo del particular sino al error de la autoridad: procede cuando el registro se otorgó “por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación” existiendo una solicitud anterior en trámite o un registro vigente que se considere invadido. La Suprema Corte, en la jurisprudencia P./J. 135/2026, resolviendo el amparo directo en revisión 6714/2025 el 24 de febrero de 2026 y publicando la tesis el 19 de junio siguiente, declaró constitucional esa fracción IV frente al reclamo de que “error”, “inadvertencia” y “diferencia de apreciación” eran conceptos indefinidos; sostuvo que la facultad del IMPI está acotada porque solo puede ejercerse en un procedimiento seguido en forma de juicio, con prueba y alegato. Invocar la fracción IV cuando lo que se tiene es uso previo, o la fracción II cuando lo que hubo fue un error de examen frente a un derecho registrado, suele costar el procedimiento.

Mala fe, agente y distribuidor infiel

Las fracciones V y VI del artículo 258 son las que rescatan al que fue traicionado por su propia cadena comercial. La fracción V anula el registro obtenido por “la persona agente, representante legal, usuaria o distribuidora de la persona titular o cualquier otra persona que haya tenido relación, directa o indirecta, con la persona titular de una marca registrada en el extranjero”, cuando esa persona solicita y obtiene el registro a su nombre sin el consentimiento expreso del titular extranjero. La fracción VI, más amplia, anula el registro obtenido de mala fe. Ambas pueden ejercitarse en cualquier tiempo, sin el candado de los cinco años, lo que las convierte en el instrumento natural del segundo expediente.

En el segundo caso, el distribuidor que registró la marca de su proveedor encaja en la hipótesis de la fracción V con precisión de manual: había una relación de distribución, hubo un registro a nombre propio, no hubo consentimiento del titular. Y aun así la recuperación tomó años, porque una cosa es que la causa exista y otra que la prueba de la relación —los contratos, los pedidos, la correspondencia— sea analizada con la celeridad que merece.

La caducidad como estrategia previa

Antes de demandar la nulidad conviene preguntarse algo que puede ahorrar años y sobre todo dinero: ¿la marca previa se está usando? Porque si no se usa, existe una vía más corta y más barata. El artículo 235 establece la hipótesis de caducidad del registro cuando la marca dejó de usarse durante tres años consecutivos, y el artículo 233 impone además una obligación cuyo incumplimiento es fatal: declarar el uso real y efectivo dentro de los tres meses posteriores al tercer aniversario del otorgamiento, so pena de caducidad de pleno derecho, sin necesidad de resolución del Instituto. Muchos registros mueren solos por esta omisión, y un padrón depurado a tiempo revela oportunidades que el litigante apresurado no ve.

La ventaja procesal de la caducidad es de carga probatoria. Cuando se demanda la caducidad por falta de uso, quien la pide no tiene que probar un hecho negativo imposible; afirma el desuso y activa una presunción que la ley hace recaer sobre el titular del registro, a quien corresponde demostrar que sí usó la marca durante el periodo relevante. Es una presunción que admite prueba en contrario, pero que invierte el peso, es decir, el titular carga con la prueba del uso. Esa inversión hace la caducidad más ligera, más rápida y más económica que la nulidad por uso previo, ya que es el titular del registro demandado quien debe comprobar que ha utilizado la marca durante los últimos tres años.

Ahora bien, es un arma de doble filo, si la marca sí se usa, la caducidad fracasa, y el tiempo consumido en intentarla corre en contra del plazo de cinco años de la nulidad por uso previo. Elegir mal la vía no solo cuesta el procedimiento perdido; puede costar la acción que sí servía (la nulidad).

Notoriedad y hecho notorio

Queda la carta de la notoriedad, que los que no están familiarizados con la materia suelen malentender. El artículo 190 distingue dos grados. La marca notoriamente conocida es la que conoce “un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país”, como consecuencia de las actividades comerciales o de la publicidad, en México o en el extranjero. La marca famosa es la conocida “por la mayoría del público consumidor” o con difusión o reconocimiento en el comercio global.

La primera protege dentro de su sector; la segunda, contra usos oportunistas en cualquier clase. Ambas se pueden estimar por el Instituto o declarar formalmente mediante el procedimiento cuya documentación detalla el artículo 192, aunque conviene advertir que la declaratoria no es barata: la emisión de la declaración de marca famosa asciende a cuarenta y cinco mil ochocientos setenta y tres pesos con veintiocho centavos, y la de notoriamente conocida a novecientos setenta y cinco pesos con treinta y cuatro centavos por cada clase reconocida, más impuesto, según el Acuerdo de Tarifas del propio Instituto, esto sin considerar los honorarios y gastos para obtener las pruebas necesarias.

Sin embargo, la notoriedad es un hecho preexistente, es decir, la marca no se vuelve notoria porque el Instituto lo declare, sino que el Instituto lo declara porque la marca ya era notoria.

De ahí que la notoriedad opere en dos planos distintos: como impedimento que el examinador de fondo debe considerar de oficio al confrontar una solicitud nueva —las fracciones XVI y XVII del artículo 173 vedan el registro de signos confundibles con marcas notorias o famosas—, y como pronunciamiento institucional anticipado que el titular obtiene por adelantado.

En ese sentido, hablo nuevamente del Pato Merlín, que en el caso que nos ocupa, no ha sido declarado como una marca notoria, lo que la autoridad ha señalado es que es un hecho notorio que la titularidad le corresponde a la familia.

La economía de la prelación

Al final, todo vuelve al principio. El costo verdadero de no registrar no es el del registro que se evitó; es el de la incertidumbre que se contrató sin saberlo. Quien registra a tiempo invierte en la seguridad que otorga la prelación, un examen con mayores posibilidades de ser favorable, un título oponible y la legitimación para actuar; quien no lo hace por considerarlo un “gasto” compra un boleto a un circuito de seis a doce años cuyo desenlace, aunque favorable, puede llegar cuando el mercado ya se perdió. Si usted llegó tarde, la salida existe pero es angosta: verifique primero si el registro previo se usa, porque la caducidad puede ser más barata; si se usa, mida el reloj de cinco años de la fracción II y construya la prueba del uso anterior antes de demandar; si hubo agente, distribuidor o mala fe, recuerde que las fracciones V y VI no prescriben. Y si aún está a tiempo, la conclusión es incómoda por lo obvia: presente la solicitud hoy, porque la fecha y la hora que hoy parecen un trámite serán, dentro de unos años, la única prueba que no admite discusión.

Algunas preguntas que llegan al despacho

¿Qué pasa si alguien registra mi marca antes que yo?

En México el derecho de uso exclusivo lo da el registro, no el uso (artículo 170 LFPPI), de modo que si un tercero registró primero, usted no es titular aunque haya usado la marca antes. Puede pedir la nulidad de ese registro por uso previo si acredita uso ininterrumpido anterior (artículo 258, fracción II), pero dispone de solo cinco años desde la publicación del registro en la Gaceta.

Me robaron mi marca, ¿qué hago?

Verifique primero si el registro ajeno se está usando: si no, la caducidad por falta de uso (artículo 235 LFPPI) es más rápida y la carga de probar el uso recae en el titular. Si quien registró era su agente, representante o distribuidor, o actuó de mala fe, proceden las fracciones V y VI del artículo 258, que pueden ejercitarse en cualquier tiempo.

¿Registrar una marca me hace dueño?

La solicitud fija su prelación por fecha y hora, pero no es el título; el derecho de uso exclusivo se consolida con el registro concedido tras el examen (artículo 170 LFPPI). Tener el dominio de internet, el acta constitutiva o redes sociales no acredita titularidad.

¿Cuánto cuesta registrar una marca en México en 2026?

El derecho oficial del IMPI es de $2,695.18 más IVA ($3,126.41 con IVA) por clase, conforme al artículo 14 del Acuerdo de Tarifas del Instituto, con un descuento del 10% ($2,813.77 con IVA) si el trámite se hace por la plataforma en línea; a ello se suman los honorarios profesionales. Es una fracción minúscula de lo que cuesta un litigio de recuperación.

¿Cuánto dura un juicio de nulidad de marca?

El ciclo completo puede recorrer el IMPI, el juicio contencioso ante el TFJA y el amparo directo ante Tribunales Colegiados (más los recursos y medios de impugnación intermedios), con posible reposición del procedimiento. Por experiencia, agotar todas las instancias rara vez toma menos de seis años y puede acercarse a doce.

¿Puedo oponerme a una solicitud de registro si ya cuento con una solicitud propia?

Sí. El artículo 221 LFPPI permite oponerse a "cualquier persona que tenga interés" dentro del mes siguiente a la publicación en la Gaceta. El único límite es que no podrá fundar una nulidad posterior en la misma causa y pruebas ya resueltas en la oposición (artículo 259).

¿Qué diferencia hay entre nulidad por uso previo y nulidad por error de la autoridad?

La fracción II del artículo 258 protege a quien usó la marca antes; la fracción IV corrige el error, inadvertencia o diferencia de apreciación del IMPI frente a un derecho anterior en trámite o registrado, causal cuya constitucionalidad confirmó la SCJN en la jurisprudencia P./J. 135/2026. Confundirlas suele costar el juicio.

¿Qué es un "madruguete de marca" y cómo se combate?

Es el registro que hace un tercero de una marca que sabe ajena, para bloquear, extorsionar o aprovechar prestigio; cuando lo comete un agente o distribuidor sin consentimiento del titular extranjero encaja en la fracción V del artículo 258, y en cualquier otro supuesto de deslealtad, en la fracción VI (mala fe). Ninguna de las dos prescribe.