Medidas provisionales ante el IMPI: defensa de patentes

Imposición de medidas provisionales

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) puede ordenar el retiro de productos, impedir su circulación o suspender determinados actos conforme a los artículos 344 y 345 de la LFPPI, que exigen considerar la apariencia del buen derecho, el orden público y el interés general, así como la gravedad de la infracción y la naturaleza de la medida solicitada. El solicitante debe otorgar, además, la garantía que corresponda. LFPPI, artículos 344 y 345.

Tratándose de una patente, el título acredita la existencia del derecho, pero la solicitud debe aportar además elementos que relacionen el producto o procedimiento cuestionado con lo protegido por sus reivindicaciones, pues la controversia puede recaer precisamente en si el tercero utiliza esa invención. Para resolver sobre las medidas no se cuenta necesariamente con todas las pruebas que habrán de desahogarse en el procedimiento de infracción, de ahí que la apariencia del buen derecho permita adoptar una decisión provisional con los elementos disponibles, sin exigir que previamente quede resuelta la misma cuestión para la que se promovió el procedimiento principal.

La garantía del solicitante responde al riesgo de que las medidas ocasionen una afectación a quien las resiente y posteriormente se determine que no debieron imponerse, por lo que su exhibición no releva al titular de acreditar la procedencia de lo que pide. Si bastara ofrecer una suma de dinero, podría impedirse la actividad de un tercero sin demostrar siquiera la relación entre esa actividad y el derecho invocado, resultado que no se sigue del artículo 345 y que ayuda a entender por qué tampoco puede atribuirse ese efecto automático a la contrafianza.

Qué debe valorar el IMPI para levantar las medidas provisionales

El artículo 346 de la LFPPI no condiciona el levantamiento únicamente a la exhibición de una contrafianza, pues además exige considerar la apariencia del buen derecho, analizar y ponderar si la afectación de quien resiente las medidas sería mayor a la de quien las solicitó, y verificar que no se afecten el orden público o el interés general. Por tanto, quien solicita el levantamiento debe aportar elementos para ese examen, y el IMPI debe resolver con los que proporcionen ambas partes, conforme a la propia redacción del precepto. LFPPI, artículo 346.

La referencia a ambas partes resulta relevante porque el titular obtuvo las medidas con base en un derecho y en pruebas que la autoridad consideró suficientes para conceder protección provisional, de manera que al resolver su levantamiento también habrá que hacerse cargo de esos elementos y de las objeciones formuladas frente a lo que aporte el presunto infractor. El hecho de que el titular hubiera sido oído al solicitar las medidas no significa que haya podido defenderse de las razones y pruebas con las que después se pretende levantarlas, sobre todo si la nueva solicitud introduce una explicación técnica distinta o atribuye al producto características que no habían sido discutidas.

El titular debe tener oportunidad de conocer y controvertir lo aportado para obtener el levantamiento antes de que se resuelva. Así lo reconoció el tribunal colegiado en la revisión que comento al final, al ordenar que se le diera vista con los escritos y pruebas de la contraparte y se le concediera un plazo prudente para manifestarse.

La contrafianza y la ponderación de las afectaciones

Considero incorrecto afirmar que quien resiente las medidas sufriría un perjuicio mayor únicamente porque ha acreditado la apariencia del buen derecho a su favor, pues esa conclusión no sustituye la comparación de las afectaciones de ambas partes. El artículo 346 exige ambos exámenes ya que la verosimilitud del derecho no indica, por sí misma, qué daño ocasionaría conservar las medidas ni cuál produciría levantarlas, por lo que resolver el segundo requisito con la sola invocación del primero hace innecesaria una ponderación que exige la ley.

Para advertir la omisión basta examinar si la resolución identifica la afectación de quien solicitó las medidas y la confronta con la de quien pretende su levantamiento. Si respecto del titular únicamente se afirma que cuenta con una contrafianza, mientras que para el presunto infractor se consideran la imposibilidad de comercializar y los compromisos que dejó de atender, no se han comparado los perjuicios de ambos, pues en uno de los extremos se estudió el daño y en el otro se dio por suficiente la posibilidad de cobrar la garantía. La contrafianza podrá ser relevante para valorar la reparación, pero no demuestra que la afectación del titular sea menor ni que todo lo que éste alegó se pueda cubrir con el monto de la contrafianza.

Esta insuficiencia se advierte también cuando se considera que la garantía del titular no es razón suficiente para mantener las medidas, pero se atribuye a la contragarantía del presunto infractor eficacia bastante para levantarlas. Si una suma afianzada bastara para neutralizar cualquier afectación, la garantía inicialmente exhibida tendría que recibir una valoración equivalente en ese razonamiento, y si los daños de quien resiente las medidas justifican estudiar algo más que la existencia de una fianza, los del titular requieren el mismo examen.

Exclusividad de la patente y el tiempo transcurrido durante el litigio

Sostener que la afectación del titular es económica y que, por tanto, podrá repararse al final del procedimiento omite que la patente confiere una exclusividad temporal, durante la cual su titular puede impedir a terceros la explotación no autorizada. La afectación a ese derecho no requiere que el titular deje de fabricar o vender su producto, pues puede continuar haciéndolo y, al mismo tiempo, perder el ejercicio exclusivo frente a quien utiliza la invención sin su consentimiento, si la infracción se acredita. Por ello, la posibilidad de continuar comercializando tampoco demuestra que el levantamiento carezca de consecuencias para el titular.

En una contratación puede ocurrir, por ejemplo, que el producto presuntamente infractor desplace al del titular durante un periodo comprendido en la vigencia de la patente, y que al concluir el litigio ese suministro ya se haya realizado. La infracción y su relación con el desplazamiento tendrán que probarse, porque la patente no convierte al titular en adjudicatario de cualquier contratación, pero si esos extremos se acreditan, una resolución posterior no permite volver a competir por el suministro concluido ni ejercer la exclusividad durante el periodo que ya transcurrió. Ésa es la afectación que queda sin contestar cuando se remite toda la discusión al cobro de la contrafianza.

Al escribir sobre la compensación de vigencia de patentes abordé la diferencia entre el plazo reconocido al derecho y el tiempo durante el cual puede ejercerse, aunque en aquel supuesto la discusión se refiere a los retrasos de la autoridad al concederlo. En el levantamiento, el título ya existe y la controversia recae sobre la protección que recibe mientras se determina la infracción, sin que la garantía exhibida prorrogue su vigencia o restituya los días transcurridos. Considero, por ello, que afirmar la reparabilidad de los daños exige examinar qué puede cubrir efectivamente la indemnización y qué parte de la afectación subsistirá a pesar de ella, pues el carácter patrimonial del derecho no hace reversible todo lo que ocurra durante su vigencia.

El derecho a la salud como argumento para levantar medidas provisionales en materia farmacéutica

La invocación del derecho a la salud para levantar medidas provisionales parte, en ocasiones, de que impedir la comercialización del producto cuestionado restringe el acceso a medicamentos, sin que esa relación pueda darse por acreditada únicamente porque la patente y el producto pertenecen al sector farmacéutico. Mantener medidas sobre un medicamento determinado no significa necesariamente impedir el acceso al tratamiento, de manera que, si existe un medicamento disponible por otros canales, ese hecho debe confrontarse con la afectación sanitaria alegada, atendiendo a si puede suministrarse en las cantidades, presentaciones y condiciones que requieren los pacientes.

La existencia de otro medicamento tampoco resuelve por sí sola un problema de abasto o de accesibilidad económica, pero obliga a precisar cuál es el problema que se atribuye a las medidas. Si se afirma que su conservación producirá desabasto, habrá que relacionar la demanda y las posibilidades de suministro; si se sostiene que ocasionará un aumento de precios, deberá examinarse de qué elementos se obtiene esa consecuencia y cómo repercutiría en el acceso al tratamiento. Sin esos elementos, se termina atribuyendo al levantamiento un beneficio sanitario supuesto, frente al cual se exige que el titular tolere una conducta cuya licitud todavía está controvertida.

El Estado tiene primariamente la obligación de garantizar el acceso a la salud mediante sus políticas de abasto, adquisición y distribución de medicamentos, y considero incorrecto trasladar esa carga al titular de una patente mediante la afirmación de que debe permitir la comercialización del producto presuntamente infractor por tratarse de un medicamento. El derecho a la protección de la salud y el reconocimiento de la exclusividad temporal de las invenciones forman parte del mismo orden constitucional, por lo que la aplicación del artículo 4º no autoriza a prescindir de la protección reconocida en el artículo 28 sin examinar las circunstancias que justificarían restringirla. Constitución, artículos 4º y 28.

De aceptarse que la sola relación del producto con la salud basta para levantar las medidas, esa razón podría emplearse frente a cualquier patente farmacéutica y su protección provisional dependería, desde el inicio, de una circunstancia que siempre estará presente. Mi objeción se dirige a esa consecuencia, porque el perjuicio grave que una medida pueda ocasionar a los pacientes debe valorarse cuando exista sustento para ello, pero no puede presumirse de manera general contra los titulares de patentes sobre medicamentos.

La prueba técnica como parte de la estrategia para obtener las medidas

Como parte de la estrategia para obtener medidas provisionales en materia de patentes, se ofrecen elementos técnicos que permitan determinar si el producto o procedimiento cuestionado utiliza la invención protegida, pues la existencia del título debe relacionarse con los actos que se atribuyen al presunto infractor. Los estudios del producto y las opiniones especializadas sirven para explicar esa relación a partir de las reivindicaciones de la patente y de lo que efectivamente se analizó. Con sus resultados se sustenta la posible infracción sobre la que se solicita protección provisional.

El hecho de que esos elementos también sean relevantes para resolver el procedimiento principal no permite reservar todo su estudio hasta la resolución definitiva, porque la apariencia del buen derecho exige examinar desde la etapa cautelar qué sustento tiene la infracción alegada. El IMPI debe explicar qué demuestra cada prueba y cómo se relaciona con el derecho cuya protección se solicita. Ese pronunciamiento tiene el alcance provisional propio de las medidas, pues exigir que la infracción esté definitivamente acreditada antes de concederlas impediría proteger el derecho mientras se resuelve la controversia.

Si posteriormente se solicita el levantamiento, esos elementos deben confrontarse con los argumentos y las pruebas de la contraparte, atendiendo a lo que cada uno demuestra sobre la cuestión técnica controvertida. Ante conclusiones distintas, la autoridad tiene que explicar qué sustento encuentra en cada prueba y por qué unas le permiten alcanzar mayor certeza que otras.

En una resolución favorable que obtuvimos en revisión, el tribunal colegiado exigió precisamente la valoración integral de la evidencia científica junto con los demás medios de convicción de ambas partes, aun cuando la infracción todavía debía resolverse en el procedimiento principal. La razón fue que, al decidir sobre el levantamiento, ya se estaba determinando qué parte recibiría protección provisional frente a la afectación de sus derechos. Por ello, ofrecer esos elementos técnicos desde la solicitud también permite exigir que el IMPI se pronuncie sobre ellos cuando se pretenda levantar las medidas concedidas.

Los alcances de la resolución favorable obtenida en revisión

En el asunto al que me refiero obtuvimos una sentencia que revocó la resolución recurrida y concedió el amparo, cuyo efecto directo fue dejar jurídicamente insubsistente el oficio que había levantado las medidas provisionales. El tribunal ordenó dar vista al titular con los escritos y pruebas presentados para solicitar el levantamiento y concederle un plazo prudente para manifestarse, pero también determinó que la motivación del IMPI era insuficiente porque había valorado los elementos de la presunta infractora sin realizar una verdadera ponderación frente a los de quien obtuvo las medidas.

La diferencia frente a los asuntos en los que la protección se concentra en dar vista y ordenar el análisis de lo aportado está en que esta ejecutoria precisó cómo debía efectuarse la valoración. El IMPI quedó obligado a examinar la totalidad de los argumentos y pruebas de ambas partes, unas frente a otras, e identificar cuáles ofrecían mayor certeza para ponderar, bajo la apariencia del buen derecho, quién podría resentir un perjuicio mayor con la conservación o el levantamiento de las medidas. Con ese mandato, recibir las manifestaciones del titular y mencionarlas en la nueva resolución no bastaba para cumplir lo ordenado.

El pronunciamiento sobre la evidencia científica forma parte de ese alcance, pues el tribunal consideró necesario valorarla en conjunto con los demás medios de convicción, a pesar de que la decisión cautelar no resolviera definitivamente la infracción. Esto tiene consecuencias para la defensa del titular que ha ofrecido estudios técnicos, porque obliga a examinar su contenido al decidir quién conservará la protección durante el procedimiento. La autoridad debe realizar ese análisis con los elementos disponibles y dentro del examen de probabilidad propio de esta etapa, sin posponerlo por la sola circunstancia de que las mismas pruebas tengan relevancia para el fondo.

Respecto del derecho a la salud, el tribunal consideró insuficiente que los productos estuvieran vinculados con esa materia para justificar el levantamiento de las medidas. Señaló que debían examinarse otros elementos, como la ausencia en el mercado de otro producto con la misma denominación genérica o la existencia de desabasto. Los mencionó como ejemplos de circunstancias relevantes para valorar el orden público y el interés general; con ello, exigió que la decisión se apoyara en condiciones concretas y no en la sola referencia a la salud.

La ejecutoria dejó al IMPI la valoración concreta de los medios de convicción y la nueva decisión sobre el levantamiento, conforme a las exigencias establecidas por el tribunal, mientras que la determinación definitiva de la infracción corresponde al procedimiento principal.

Considero relevante esta resolución porque permite exigir que la nueva decisión responda al conflicto probatorio que motivó la solicitud de protección, además de asegurar que el titular pueda intervenir antes del levantamiento. Al emitir la nueva resolución sobre el levantamiento, tendrá que mostrar cómo confrontó lo aportado por ambas partes, qué valor dio a la evidencia científica y en qué elementos apoyó la afectación al interés general que invoque, pues esos puntos quedaron comprendidos en los términos de la concesión del amparo y permiten revisar su cumplimiento.